随着知识产权观念日益深入人心，专利权人的维权意识逐渐提高，在过去的五年里，中国法院受理的专利侵权案件年均增长11.32%。专利侵权案件一直是诉讼案件中的难点所在，除了技术本身晦涩难懂之外，其举证、侵权判定、抗辩方式与一般民商事案件有很大的不同。本文旨在对专利侵权抗辩事由之一的“先用权抗辩”进行分析。

案例一

甲厂2016年研制出一种X型高压变电器，于2017年1月向国家知识产权局提出专利申请，2018年5月获得实用新型专利权。乙厂于2016年7月自行研制出这种X型高压变电器。乙厂在2016年底前生产了800台该型号高压变电器，于2017年3月开始在市场销售。2018年乙厂又生产了700台该变电器。2018年底，甲厂发现乙厂销售行为后，经与乙厂交涉无果，遂向法院提起案由为“侵害实用新型专利权纠纷”的诉讼。

问题：乙厂主张不构成侵犯甲厂专利权的主张能否成立？

要回答这个问题，首先要弄清楚乙厂主张不侵权的法律依据。我国《专利法》第七十五条规定了不视为侵犯专利权的五种情形，其中第（二）项规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的；”。结合本案，依据该条规定，乙厂基于“先用权抗辩”于法有据。其次，应当考察“先用权”纳入不视为侵犯专利权的立法目的。该制度规定的目的是基于利益平衡原则，在保护专利权人利益的前提下维护先使用人利益，允许先使用人在具备法定条件下可在原有范围内继续实施上述被控技术方案而不视为侵犯专利权。先使用人在他人已经享有专利权的情况下，能够在原有范围内继续制造相同产品或使用相同方法并进行后续的许诺销售、销售、使用等行为，是基于其在专利权人申请日之前制造相同产品、使用相同方法或已经做好制造、使用的必要准备行为的延续，这也是保护技术投资的一种手段，如果要求其停止实施上述行为显然不公平，并且会造成社会资源的浪费。此外，这一规定还可以避免“申请在先”的弊端，因为在专利授权程序中，以申请日的先后确定专利权的归属，如此就难免出现在后发明人人抢先申请的情况，先用权能保护在先发明人的权利。

本案中，甲厂X型高压变电器专利的申请日为2017年1月，乙厂于2016年自行研制出该变电器，并于年底生产了800台，均早于甲厂该专利的申请日，属于“在专利申请日前已经制造相同产品”，因此乙厂制造800台该变电器的行为不视为侵犯专利权。乙厂2018年初生产的700台该变电器属于“在原有范围内继续制造、使用的”，因此也不视为侵权。

先用权抗辩看似简单，但是由于实务中各种案情五花八门，仅依据《专利法》第七十五条难以判断。专利法及相关司法解释均没有关于适用条件的规定，故可参照北京市高级人民法院《专利侵权判定指南（2017）》，适用先用权抗辩要满足以下五个要件。

要件一：技术方案相同或等同，外观设计相同或者近似。案例一中，若甲厂与乙厂的X型变电器技术方案相同或构成等同，则该满足该要件。

要件二：时间要件。即在先实施行为必须发生在该项专利的申请日之前，不以专利公开日、授权日等时间点来判断先用权是否成立。

要件三：使用要件。一是先使用人已经制造相同产品、使用相同方法；二是先使用人已经做好制造、使用的必要准备。何谓“必要准备”？《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条做出了规定：“（一）已经完成实施发明创造所必需的主要技术图纸或者工艺文件；（二）已经制造或者购买实施发明创造所必需的主要设备或者原材料”。因此必要准备不仅要求先用人完成相关技术方案，还要求其作出相关投入，如工艺图纸、厂房、专用设备、主要原材料、模具等。

要件四：原有范围要件。原有范围应是专利申请日前，先用人客观上所具备的最大生产能力，而不应是在该项技术授予专利权后的范围。案例一中，应考虑乙厂生产线的正常寿命，乙厂的生产线2016年生产了800台，2018年生产了700台，符合生产线的正常损耗。若乙厂不断更换部件，使该生产线不断保持生产能力，从而大大超出该生产线的正常使用寿命，超出使用寿命所实施的行为不属于“原有范围”，不满足该要件。

要件五：合法性要件。是指先用人自己独立研究完成或者合法受让取得，剽窃、抄袭不在此列。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第15条规定，被诉以非法获得的技术或者设计主张先用权抗辩的，人民法院不予支持。例如案例中，若乙厂的X型变电器并非自己独立研发，而是抄袭他人技术方案，则不满足该要件。

案例二

（2020）最高法知民终642号案件为利用先用权抗辩成功被法院认定不视为侵权的案例。丁香公司和复禹公司均是生产“水处理箱体装置”的公司。2016年3月11日，丁香公司向国家知识产权局申请了涉案专利，该专利申请公布日为2016年5月18日，授权公告日为2017年12月5日。2019年2月19日，丁香公司向法院提起诉讼，主张复禹公司生产、销售、许诺销售被诉侵权产品，复禹公司提出了先用权抗辩。

1.时间要件的判定。复禹公司的邮件公证书证明，2016年3月4日复禹公司员工向代理商发送了邮件，该邮件明确显示有水处理设备产品图片，已经清晰显示了涉案专利说明书明确记载的区别于现有技术的板体结构、U形轨道和活动件，该邮件发送时间在涉案专利申请日2016年3月11日之前，符合先用权抗辩的证据要求。

2.技术方案相同或等同要件与使用要件判定。关于复禹公司邮件中产品图片明确表达的内容。产品图片中清晰显示设备有箱体本体、板体结构、轨道和活动件，同时根据涉案专利说明书的记载，本领域技术人员可直接地、毫无疑义地确定，图片中设备具有与被诉侵权产品中轨道固定连接于箱本体，箱门与活动件同轴旋转连接相同的技术特征。

3.原有范围要件判定。复禹公司以委托衷晶公司加工形式制造被诉侵权产品，2015年11月至2016年1月复禹公司与衷晶公司之间合同项下产品虽无法确定为被诉侵权产品，但足以表明衷晶公司具备批量制造能力，复禹公司在涉案专利申请日后的制造行为，并未超出原有范围。复禹公司只能在原有范围内继续实施其技术方案。

4.合法性要件判定。复禹公司的证据显示，其员工铅笔手画图纸定稿于2015年11月16日，因此可以认定其为自己独立研发而成。

因此，复禹公司在专利申请日前已经制造相同产品，并且在原有范围内继续制造、使用的，不视为侵犯专利权，亦无须支付涉案专利临时保护期使用费，复禹公司关于先用权抗辩的上诉理由成立，二审法院予以支持。

结语：科技创新要求加强知识产权的保护，充分保障创造者的合法权益。发明创造的先用权人作为科技创新成果的创造者，可以充分利用先用权抗辩，切实保护自己的利益。