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销售正品也侵权?——论商标指示性使用的认定标准
  发布时间:2023-10-29 22:52:03  阅读次数:3272   

近日,笔者办结了一起特殊的商标侵权纠纷案件。原告总部位于西安,其“佳帮手”品牌具有一定的市场知名度。销售范围涵盖家庭清洁、收纳、厨房、文创、礼品等产品,“佳帮手”品牌在天猫、京东等电商平台均开设有旗舰店,已连续多年位列行业类目第一。2020年4月,原告发现被告在拼多多平台上开设了“佳帮手新精选店”的店铺,该店铺名称和店招上均突出使用了原告“佳帮手”的商标和字号。

为了一探究竟,原告在被告开设的网店下单购买产品,收到货后,发现产品都是佳帮手正品。那么问题来了,产品都是正品,没有侵权假冒行为,但店确实不是权利人开的,被告的行为到底是否属于侵权行为呢?

对此,本案一二审法院给出了不同的结论:

上海徐汇法院一审认为:被告在涉案店铺中销售“佳帮手”品牌的正品商品,其在店铺内展示的“Joybos+佳帮手”标识与正品商品上的标识相同,其在店铺名称中使用“佳帮手”,意在告知消费者涉案店铺销售商品的品牌,起到指示商品品牌的作用,使相关公众明白自己选择的品牌,不造成混淆和误认,故该使用方式系商标的合理使用,不构成对涉案商标的侵权。

上海知识产权法院二审认为:被告在店铺内销售的系“佳帮手”品牌的正品商品,其可以在店铺页面客观描述店铺内销售商品的品牌,从而达到告知消费者其所销售商品品牌的目的。但被告以“佳帮手新精选店”作为店铺名称并在上方标注“Joybos+佳帮手”标识,后又将店铺名称更改为“佳帮手”,两次在店铺名称和店招中直接使用“佳帮手”,易使消费者误认为涉案店铺系由佳帮手公司经营或者与“佳帮手”商标权人存在一定的关联关系,该种使用方式已经超出合理使用范围,不属于正当的指示性使用,故构成商标侵权。

 

一、什么是商标的合理使用和指示性使用?

关于商标的合理使用,主要体现在《商标法》第59条,“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有的地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用”。

关于商标的指示性使用,《商标法》没有明文的规定,但司法裁判中较多涉及,有些地方高院出台的文件中也有“商标的指示性使用”。如《北京市高级人民法院关于审理商标民事纠纷案件若干问题的解答》(2006)第27条第(3)项,指出“在销售商品时,为说明来源、指示用途等在必要范围内使用他人注册商标标识的”,属于正当使用商标标识;再如《江苏省高级人民法院侵犯商标权纠纷案件审理指南》(2011)第7.1.2款,指出“为说明经营范围、指明商品或服务的来源、用途,他人可以正当使用”。

二、商标指示性使用的类型

笔者认为,在市场运营过程中,经营者为了向消费者展示其出售商品或提供的服务内容、来源、特点,应当允许其合理使用商标权人的商标。通过查阅司法案例,目前司法实践中,商标指示性使用主要有两种情形:

一是“要素品牌”的使用方式,即某品牌产品是其他品牌产品的材料、元素、部件等要素组成部分。如笔者2016年办理过一件“冰峰冰酪”商标侵权案件,被告生产了一种“冰峰味的冰淇淋”,将冰峰汽水作为冰淇淋的原料,对外宣传产品为“冰峰冰酪”,该案法院审理后认为,被告在“冰峰冰酪”产品的介绍和宣传中使用“冰峰”字样属于商标性使用,易使消费者误认为其与“冰峰”品牌或者权利人存在某种联系。又如“老干妈”案件,贵州永红食品有限公司采用了老干妈调料制作而成了一款牛肉棒,将“老干妈风味”与其他“原味”“麻辣”“香辣”“黑胡椒”等作为牛肉棒的不同风味进行宣传,“老干妈味”牛肉棒也确实添加了“老干妈”牌豆豉。最终法院认定,“被告的行为容易引起消费者将涉案商品与贵阳老干妈公司之间搭建不恰当的联系,将涉案‘老干妈’商标所享有的优良商誉投射到涉案商品之上”。

二是非授权经销商销售他人商品时,对他人商标不可避免的使用。如本文所述的“佳帮手”案件,涉案店铺不属于佳帮手授权的专卖店,涉案店铺销售的是“佳帮手”产品的正品,那么被诉店铺必然要使用“佳帮手”的品牌。如果被诉店铺使用“佳帮手”商标时,正当说明其与佳帮手品牌之间的关系,客观表达店内销售“佳帮手”产品,那么就属于“商标指示性使用”。

三、商标指示性使用的认定标准

因为商标指示性使用在立法层面是空白的,所以司法案例的裁判标准不统一,审判逻辑迥异,很多案件一二审法院结论完全相反。通过查阅大量的案例,笔者认为,是否属于“指示性使用”,主要从以下几个方面进行认定:

1. 使用的必要性。销售者使用他人商标,必须是不可避免的必须使用。如上文提到的“老干妈”案件,被诉使用方式可以用“豆豉”味代替“老干妈”风味,被告没有使用“老干妈”商标的必要性。被告的使用行为,一方面利用了“老干妈”品牌的知名度吸引消费者,另一方面也损害了“老干妈”商标的显著性,使其容易沦为产品风味的通用名称。

2. 必要限度。使用人应当在“说明或者描述自己经营商品/服务”的必要范围内使用,不能扩大使用。在门头、店招方面,要突出销售商自己的品牌,而不能突出使用商标权人的商标。以“佳帮手”为例,被诉侵权人可以在店铺内客观描述“本店精选了佳帮手”产品,但不能直接将“佳帮手”商标突出使用。

3. 主观上应当是善意使用。使用人不能有攀附他人知名度的故意,或者放任可能造成消费者混淆误认的态度。

4. 符合商业惯例和行业特点。“必要限度”的范围和主观状态有时候很难判断,而且不同的行业不同的经营模式,“合理范围”的要求也不同。如广东省高级人民法院作出的(2014)粤高法民三终字第239号案件,被告销售了多个品牌的轮胎,但店铺招牌上仅仅突出使用“某一品牌”的商标,法院认为被告的行为“容易使相关公众混淆其一般轮胎产品销售者的身份与原告轮胎的特定销售者的身份,也会使相关公众对店内销售的其他品牌商品与原告品牌之间产生混淆”。

5. 是否容易造成消费者的混淆误认。如被诉行为在客观上会使消费者误认为与权利人之间存在特许经营或专卖等特定的商业联系,那么就超出了指示性使用的边界。

结语

销售商即便销售的是正品,但也不能毫不限制的使用他人商标。这种使用必须建立在必要的基础上,且在必要限度的合理范围内使用,销售商主观上应当是善意的,使用方式应当符合行业惯例,客观上不容易导致公众的混淆误认。 

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